La marca registrada confiere el derecho a su titular (ya sea persona física o jurídica) de poder designar mediante un signo distintivo los productos y/o servicios de una empresa en el mercado y poder así diferenciarlos de los de sus competidores. No hay un derecho de marcas universal pero sí que existe un derecho de marcas nacional (armonizado actualmente con la Directiva 2015/2436, y por tanto, muy similar entre los Estados europeos) y un derecho europeo que permite a las empresas ostentar un derecho unitario con los mismos efectos en todos los Estados europeos: la marca de la UE (regido por el Reglamento 2017/1001).Además, existe la posibilidad de registrar una marca con una única solicitud en hasta 117 Estados del mundo debido a la existencia del convenio internacional denominado <<Arreglo de Madrid>>.
La concesión de una marca es una prerrogativa estatal que se concede por la oficina correspondiente tras una solicitud de marca ante la oficina correspondiente (OMPI para la obtención de una marca nacional o EUIPO para la marca de la UE) siempre que se cumpla con lo establecido en la ley (Ley 17/2001 para la marca española y el Reglamento 2017/1001 para la marca europea).
En la historia legal de las marcas olfativas el mayor obstáculo que se ha presentado ha sido siempre el de la representación gráfica. Es decir, la marca debía representarse en la solicitud de registro gráficamente porque así se consideraba que se cumplía la función esencial del signo (distinguir los productos o servicios). Sin embargo, dicha representación gráfica ha sido el principal problema para que las marcas olfativas pudieran acceder al registro.
Los asuntos más destacados en el Derecho de marcas europeo sobre este particular son tres:
· El caso Sieckmann.
· El asunto del olor de “las fresas maduras” de la empresa Eden SARL.
· El asunto del olor a “hierba recién cortada” para pelotas de tenis.
Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos.
Uno de los casos más conocidos sobre la marca olfativa por ser el primero al que tuvo que enfrentarse el TJUE fue el asunto Sieckman. Este asunto dio lugar a la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2002. En este asunto, el TJUE debió analizar si la solicitud como marca de una fórmula química C6H5-CH = CHCOOCH3, acompañada de la descripción aroma «balsámico-afrutado, con ligeras reminiscencias de canela» junto con el depósito de una muestra del olor en la Oficina Alemana de Patentes (Deutsches Patent- und Markenamt) para las clases 35, 41 y 42 podía ser registrado como marca nacional alemana[1].
El problema jurídico que debía resolver el TJUE era básicamente si la solicitud de marca para un olor representada gráficamente a través de una fórmula química, del depósito del aroma y de una breve descripción cumplía con el requisito de “representación gráfica”. El alto tribunal europeo entendió que no. El aroma que quería registrar el Sr. Sieckman como marca no podía registrarse debido a que fallaba el requisito de la representación gráfica. La fórmula química no permite reconocer el signo (el olor) a la mayoría de las personas, la descripción del olor con palabras (aroma balsámico-afrutado, con ligeras reminiscencias de canela) resulta impreciso y poco claro y el depósito del olor no se puede considerar representación gráfica considerándose un soporte poco estable y duradero[2].
Pocos años después del asunto Sieckmann, una empresa francesa, Eden SARL, intentó registrar como marca el olor de las fresas maduras (odeur de fraise mûre) para las clases 3, 16, 18 y 25[3], especialmente se quería utilizar la marca para jabones y productos cosméticos. Sin embargo, esta solicitud tuvo poco éxito, tanto la Oficina de marcas europea (OAMI-actual EUIPO) como el TGUE denegaron la marca.
En particular, el TGUE consideró que la imagen de una fresa no permitía identificar el fruto del que provenía el olor. Además, la descripción mediante palabras del olor (el olor a fresas maduras) realizada por la empresa francesa se consideró insuficiente como forma de representación gráfica. Además, durante el procedimiento se llegó a la conclusión de que una fresa madura podía presentar olores diferentes, que era un aspecto que dependía también de la variedad de fresa en particular y se llegó a la conclusión de que no existía un único olor a fresa[4].
De este modo, se puede afirmar que en los intentos de registrar un olor como marca el principal escollo siempre ha sido la dificultad para representar el olor gráficamente.No obstante, en la UE sí ha habido un asunto en el que la descripción gráfica del signo fue suficiente para obtener el registro de un olor como marca. Este asunto tuvo lugar ante la EUIPO en el año 1999. Esta oficina aceptó una solicitud de registro de la marca olfativa «olor de hierba recién cortada» para pelotas de tenis. La EUIPO entendió que la descripción del signo era suficiente «representación gráfica» por ser un olor determinado y reconocido por experiencia propia.
Este caso ha sido único y no se ha vuelto a repetir a pesar del cambio legislativo introducido por la Directiva 2015/2436 y que en el ordenamiento jurídico español se incorporó en el año 2019. También el Reglamento de la marca de la UE lo prevé así. Este cambio eliminó el requisito de la representación gráfica. El objetivo de esta modificación era facilitar el registro de marcas no tradicionales como la olfativa, las marcas tridimensionales o las hologramas, entre otras. Por lo tanto, si en la actualidad no se exige la representación gráfica cabe preguntarse qué se exige para que una marca acceda al registro. Así, el requisito legal es que la marca pueda representarse de una manera clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. De este modo, en la actualidad se permite que un signo distintivo pueda representarse de cualquier forma utilizando la tecnología existente y no necesariamente por medios gráficos siempre que las autoridades competentes y el público en general puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección que con la marca se le otorga al titular.
La realidad es que los requisitos para solicitar una marca en la actualidad son menos estrictos que los que existían con anterioridad al año 2019, sin embargo, eso no ha implicado el registro de ninguna marca olfativa, ¿el motivo?. Aunque no se exige representación gráfica, la práctica de las Oficinas muestra que el olor es subjetivo. Además, hay que tener presente que es necesario una representación de la marca objetiva y estable en el registro y esto no se consigue únicamente recogiendo en la solicitud de marca la fórmula química, depositando una muestra del olor o la mera descripción del olor mediante palabras. Por lo tanto, en la actualidad, se puede afirmar que es complicado que un olor se pueda proteger como marca. La falta de una representación objetiva, clara y precisa hacen que resulte difícil el acceso al registro de marcas de un olor. Pero quién sabe, puede que un futuro cercano ese problema se solucione con la existencia de un soporte duradero donde pueda quedar registrado el olor y que haga que la subjetividad sea solo cosa del pasado al igual que la obligatoriedad de la representación gráfica para las marcas.
[1]STJUE de 12 de diciembre de 2002, ECLI:EU:C:2002:748, apartados 10-11.
[2] Ibidem, apartados 69-72.
[3] STPI de 27 de octubre de 2005, ECLI:EU:T:2005:380, apartado 2.
[4] Ibidem, apartado 27.
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