“UGG since 1974” es, en realidad era, una marca australiana y también neozelandesa para distinguir productos muy particulares: botas de piel de oveja.
Por una parte, “UGG since 1974” es una marca que pertenece a una empresa familiar y que vende a todo el mundo especialmente gracias al ecommerce desde hace más de 50 años.
Por la otra, UGG es una marca que pertenece a un grupo estadounidense multinacional muy importante que se llama Deckers. Antes de adquirir este grupo la empresa UGG hay que tener presente que UGG se creó en Estados Unidos en 1978 por un australiano que se instaló en California.
Hace unas semanas, el CEO de “UGG since 1974” apareció en la red social Tik Tok comunicando que “UGG since 1974” pasaría a ser “Since 74”. Pero… ¿cuál es el motivo de este cambio?
En primer lugar, hay que partir de que la palabra UGG en Australia es un término genérico y que describe las botas que llevan por dentro pelo de borreguillo; en inglés sería "sheepskin boots lined with fleece".
En segundo lugar, en Estados Unidos hay una marca registrada anterior a la australiana que es UGG y que ha mantenido una batalla legal con “UGG since 1974” durante más de diez años. UGG (la estadounidense) vende botas con pelo de oveja (al igual que “UGG since 1974”) y demandó en Estados Unidos a “UGG since 1974” por considerar que estaba infringiendo su marca registrada y que debía eliminar la palabra UGG de su marca.
Antes de llegar al resultado del litigio es interesante tener presente dos aspectos que cuando una marca se expande internacionalmente conviene no olvidar:
- El derecho de marca al ser territorial no implica que ostentar el derecho de marca en un Estado con anterioridad (como le pasaba a UGG since 1974 en Australia) significa que los puedas también ostentar en otro.
- Un término podría ser genérico en un país y no en otro. A pesar de que Australia y Estados Unidos comparten idioma (el inglés), en Estados Unidos el término UGG no es genérico mientras que en Australia sí se considera así.
¿Cuál ha sido el resultado del litigio?
“UGG since 1974” ha tenido que eliminar de su marca el término UGG en Estados Unidos. Además, como UGG (la estadounidense) tiene derechos marcarios sobre ese término en 130 países “UGG since 1974” ha decidido hace un rebranding (desde mi punto de vista muy inteligente) y adoptar una estrategia de marca común y ha pasado a llamarse “Since 1974” en todos los países donde comercializa sus productos a excepción de Australia y Nueva Zelanda. En estos países, el registro de la marca “UGG since 1974” sí es anterior al de la estadounidense y sus motivos que sí prosperaron ante tribunales estadounidenses no lo harían ante tribunales australianos.
Por lo tanto, a partir de ahora va a seguir habiendo en el mercado dos importantes empresas que comercializan botas de pelo de oveja. Una es “since 1974” que en casi todos los países del mundo (salvo Australia y Nueva Zelanda) svenderán sus productos bajo esa marca. La otra, UGG, la estadounidense y que distinguirá a sus productos con esa marca en todos los países salvo Australia y Nueva Zelanda.
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